Pues bien, el Derecho británico utiliza la figura del “passing off” pudiendo proteger signos distintivos que no poseen la cualidad de marcas registrada. Si se puede probar que una determinada persona física y/o jurídica viene usando un signo en el mercado que ha adquirido goodwill, es decir, fama, prestigio y buena reputación, podrá demandar a la otra empresa y/o persona que haya utilizado la misma marca, tanto en el mercado nacional como internacional, y que hubiera atentado la marca del titular no registrado. El abogado británico puede demandarlo conforme a la figura jurídica del “passing off”.

Sin embargo, ¿qué sucede en España? ¿Cómo puede un abogado español o Agente de Propiedad Industrial defender esta misma situación? Normalmente, recurriendo a la ley de competencia desleal; opción que los anglosajones también pueden utilizar pero que les gusta menos. Concretamente, en España se protege una marca que no ha sido registrada a través de la Ley de Competencia Desleal 3/1991.

Lo que se protege a través del artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal es la imitación del producto o servicio (la creación material, técnica, artística, estética y ornamental), protegiendo la reproducción idéntica o muy similar de los resultados del trabajo ajeno, y no la procedencia empresarial que quedaría protegido a través del artículo 6 de la misma ley (actos de confusión).

Esta ley se aplica subsidiariamente para perseguir conductas referentes a la propiedad industrial que son contrarias a los principios de competencia leal, como por ejemplo el uso de un símbolo que no tiene consideración de marca (porque carece de registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas) propiedad de un competidor puede ser perseguido como “acto de confusión” (art. 6), “acto de engaño” (art 7) o “acto de imitación” (art 11), de acuerdo con las circunstancias del caso concreto.

Como ejemplos, tenemos el caso australiano de Cadbury Schepper v. Pub Squash [1981] RPC 429 cuya sentencia fue extremadamente reacia a conceder protección a demandas por passing off sobre la base de la imitación de ciertos signos que no son propiamente marcas. En este caso, el demandante se amparó en la ley del passing off para denunciar la imitación de las ideas o valores subyacentes en una campaña publicitaria de su bebida: la “hombría” y “aventura”, el demandante consideraba que habían adquirido distintividad con su producto. El tribunal, a pesar de reconocer que el defendido había ganado ventaja copiando la campaña publicitaria del demandante, no estimó la acción debido a que entendió que el público no había sido engañado respecto a la marca o signo distintivo.

En realidad, el verbo “to pass off” significa “engañar haciendo pasar los productos de uno, o la marca, por los de otro, usurpar, cometer fraude por imitación”. Lo que sucede es que en el contexto jurídico se trata de una figura tan específica del Derecho anglosajón y no existiendo equivalencia alguna en el Derecho español, se opta por no traducirlo y dejarlo en cursiva en inglés. Desde el punto de vista del traductor, lo dejaríamos así y luego entre paréntesis, añadiríamos una escueta explicación.

Saludos. Espero vuestros comentarios.